- Because Art.114 only refers to holding facts and evidence inadmissible, the question raises what provision of the EPC provides basis for holding amended claims inadmissible in opposition and in opposition appeal.
- As noted in T1914/12, “The RPBA can help in clarifying and interpreting the EPC but they cannot confer on the boards any powers that the EPC does not give them” (CLBA VII.1.4).
- This old decision T 0406/86 provides an analysis.
- “Obwohl sich die Regeln 57 und 58 EPÃœ [1973] unmittelbar nur mit den Kriterien befassen, die von der Einspruchsabteilung anzuwenden sind, wenn es darum geht, möglicherweise zu Änderungen aufzufordern, so geht daraus nach Ãœberzeugung der Kammer klar und zwingend hervor, daß auch ohne ausdrückliche Aufforderung durch die Einspruchsabteilung ein Patentinhaber mit der Berücksichtigung von ihm begehrter Änderungen nur dann rechnen darf, wenn die Einspruchsabteilung diese in Ausübung ihres pflichtgemäßen Ermessens als sachdienlich und/oder erforderlich im obigen Sinn ansieht. ”
- Rule 58(2) EPC 1973 corresponds to Rule 81(3) EPC 2000 which provides that: “In any communication under Article 101, paragraph 1, second sentence, the proprietor of the European patent shall, where necessary, be given the opportunity to amend, where appropriate, the description, claims and drawings.”
- These Rules apply equally in appeal (R.100(1) EPC 2000, Rule 66(1) EPC 1973).
- I just highlight that the Board derives the principle that late-filed claim request in opposition can be held inadmissible from a textual analysis of the Implementing Regulations.
- The legal basis for Rules 75 and 58 EPC 1973 was Article 101(2) EPC 1973: “In the examination of the opposition, which shall be conducted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be fixed by the Opposition Division, on communications from another party or issued by itself.” (now in Article 101(1) EPC 2000).
EPO T 0406/86 - link
3.1. Während des Einspruchsverfahrens (einschließlich der Beschwerdeinstanz) liegt die Berücksichtigung von Änderungsvorschlägen zur Beschreibung oder zu den Ansprüchen durch den Patentinhaber im pflichtgemäßen Ermessen der Einspruchsabteilung bzw. der Beschwerdekammer. Dies ist aus den maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ, wie folgt, herzuleiten :
3.1.1. Die Prüfung eines Einspruches wird durch Artikel 101(2) EPÜ derart geregelt, daß sie
(i) nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen ist und daß
(ii) "die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie erforderlich (aufzufordern hat,)... eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen".
3.1.2. Hiervon bezieht sich Punkt (ii) in erster Linie auf Stellungnahmen und nicht auf Änderungen der Unterlagen.
3.1.3. Was Punkt (i) anbelangt, so bestimmt Regel 57(1) EPÜ, daß die Einspruchsabteilung bei der erstmaligen Mitteilung des Einspruchs an den Patentinhaber diesen auffordert, innerhalb einer bestimmten Frist, "eine Stellungnahme und gegebenenfalls Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen einzureichen". (Das Wort "gegebenenfalls" ist dabei im Sinne der englischen und französischen Fassung des Übereinkommens - "where appropriate" bzw. "s'il y a lieu" - etwa im Sinne von "wenn sachdienlich" zu verstehen.) Schon in diesem frühen Verfahrensstadium soll also zu Änderungen nur aufgefordert werden, wenn dies im Hinblick auf die vorgebrachten Einspruchsgründe sachdienlich erscheint.
3.1.4. Regel 58(2) EPÜ betrifft spätere Bescheide an den Patentinhaber nach Artikel 101(2) EPÜ. Sie bestimmt, daß der Patentinhaber "gegebenenfalls" - wieder zu verstehen als "wenn sachdienlich"; vgl. englische und französische Fassung - aufzufordern ist, "soweit erforderlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen in geänderter Form einzureichen". Die doppelte Einschränkung dieses Satzes durch "wenn sachdienlich" und "soweit erforderlich" betont die Zurückhaltung, die bei einer Aufforderung zu Änderungen während des Einspruchsverfahrens angebracht ist. Anders ausgedrückt, soll der Patentinhaber nur dann zu Änderungen aufgefordert werden, wenn eine solche Aufforderung "sachdienlich" ist, und die Änderungen sollten sich auf das beschränken, was - im Sinne der geltend gemachten Einspruchsgründe - "erforderlich" ist.
3.1.5. Obwohl sich die Regeln 57 und 58 EPÜ unmittelbar nur mit den Kriterien befassen, die von der Einspruchsabteilung anzuwenden sind, wenn es darum geht, möglicherweise zu Änderungen aufzufordern, so geht daraus nach Überzeugung der Kammer klar und zwingend hervor, daß auch ohne aus- drückliche Aufforderung durch die Einspruchsabteilung ein Patentinhaber mit der Berücksichtigung von ihm begehrter Änderungen nur dann rechnen darf, wenn die Einspruchsabteilung diese in Ausübung ihres pflichtgemäßen Ermessens als sachdienlich und/oder erforderlich im obigen Sinn ansieht. Eine Auslegung derart, daß die Einspruchsabteilung zu Änderungen nur auffordern dürfte, soweit solche sachdienlich und erforderlich sind, daß aber der Patentinhaber sogar den weitergehenden Rechtsanspruch auf Berücksichtigung nicht sachdienlicher und unnötiger Änderungen hätte, würde dem Sinn dieser Regeln zuwiderlaufen.
3.1.6. Artikel 102 EPÜ behandelt die Möglichkeiten, wie über einen Einspruch entschieden werden kann: Wenn die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung dès europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen, so weist die Einspruchsabteilung den Einspruch gemäß Art. 102(2) EPÜ zurück; in einem solchen Falle wäre es eindeutig nicht sachdienlich und unnötig, Änderungen zuzulassen. Wenn dagegen Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen (Art. 102(1) EPÜ), so ist es normalerweise sachdienlich, dem Patentinhaber Gelegenheit zu geben, durch Änderungen einem Widerruf des Patents zu entgehen und eine Aufrechterhaltung in geändertem Umfang gemäß Art. 102(3) EPÜ zu erreichen. Die Einspruchsabteilung hat jedoch nur dann die Aufrechterhaltung in geändertem Umfange zu beschließen, wenn die Änderungen "sachdienlich" und "erforderlich" im obigen Sinne sind.
3.1.7. Die nur beschränkte Berücksichtigung von Änderungen während des Einspruchsverfahrens dient einer zügigen und straffen Verfahrensführung und kann unter dem Aspekt gesehen werden, daß das europäische Patent, gegen das sich der Einspruch richtet, seiner Natur nach ein Bündel nationaler Patente im Sinne von Artikel 64 (1) EPÜ darstellt. Bei dem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt handelt es sich um die einzige Ausnahme von der Regel, daß ein einmal erteiltes europäisches Patent der nationalen Jurisdiktion der benannten Vertragsstaaten unterliegt.
3.1.8. Im Beschwerdestadium eines Einspruches erfolgt die Prüfung gemäß Artikel 110(2) EPÜ, dessen Bestimmungen denen des Artikels 101(2) EPÜ sinngemäß entsprechen (vgl. die Punkte (i) und (ii) von Unterabschnitt 3.1.1). Die Prüfung wird durch Regel 66(1) EPÜ näher derart geregelt, daß - soweit nichts anderes bestimmt ist - "die Vorschriften für das Verfahren vor (der Einspruchsabteilung)... im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden (sind)".
3.1.9. Nach Auffassung der Kammer folgt aus dem Vorstehenden, daß im Einspruchsbeschwerdeverfahren der Patentinhaber keinen Rechtsanspruch auf Berücksichtigung von Änderungsvorschlägen hat; vielmehr unterliegt eine solche während der Prüfung der Beschwerde den oben besprochenen Einschränkungen, wonach die vorgeschlagenen Änderungen "sachdienlich" und "erforderlich" sein müssen. Bei der Entscheidung über die Beschwerde gemäß Artikel 111(1) EPÜ kann die Kammer in Ausübung ihres pflichtgemäßen Ermessens die Berücksichtigung von Änderungsvorschlägen ablehnen, wenn sie diese als nicht sachdienlich und nicht erforderlich erachtet.
source http://justpatentlaw.blogspot.com/2020/07/t-040686-rule-79-and-rule-81.html
